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每周案例—“江小白”告“江小白”:商标之争一波刚平一波又起时间:2021-01-29

【案例回顾】

2020年初,重庆江小白酒业有限公司(以下简称“江小白酒业”)与重庆市江津酒厂(集团)有限公司的七年商标之争落下帷幕,但一波刚平一波又起,2020年末,江小白酒业再度因商标案开庭,只是这次的纠纷对象变了。

12月17日,上海知识产权法院公开审理江小白酒业诉江小白健康产业(广州)有限公司(以下简称“江小白健康”)等三被告侵害商标权及不正当竞争纠纷案,并索赔300万。

江小白酒业认为,其是第10325554江小白注册商标的商标权人。该商标核定使用在第33类果酒(含酒精)等商品上。而三被告在其生产、销售的面膜、修护液等商品上及相关广告宣传活动中也使用了“江小白”商标。

被告江小白健康和杨某某解释称,杨某某于2018710日申请注册江小白商标,201947日国家知识产权局公告核准该商标注册,商标注册号为32153557,核定的商品类别为第10类,包括医疗器械和仪器等。杨某某于20204月份将此江小白商标许可给江小白健康在医用冷敷贴商品上使用。

不同类之间的商标使用不构成侵权,所以国家知识产权局予以核准,江小白酒业认为遭到侵权的商标属于第33类,杨某某申请的是第10类,双方有着较大差距。

面对这种情况,江小白酒业又提出,“江小白”注册商标经过其多年持续的使用和宣传,已在酒商品上达到了驰名商标的知名程度,应当依法予以认定为“驰名商标”。一旦被认定为驰名商标,便可获得跨类保护,即便是不同种类的商标,只要与这个驰名商标类似,容易让人混淆,也是违法的。

江小白酒业能否维权成功,关键可能便在于其持有的第33江小白能否被认定为驰名商标

因双方不同意调解,法院将择期宣判。

江小白酒业目前涉及的开庭公告达40余起,其中关于商标纠纷的占比过半。江小白酒业若想进一步做大做强,商标必然是其需要迈过去的一道坎。


案例来源:新浪财经

https://finance.sina.com.cn/china/2020-12-27/doc-iiznezxs9236878.shtml


【案例分析】

对于知名品牌来说,“山寨”往往意味着“为他人做嫁衣”,尤其是像江小白酒业这样以独特拟人化品牌形象而迅速“走红”的品牌“弄潮儿”,商标无疑是其命脉所在。我们看到,“江小白”的品牌形象既帮助江小白酒业打开了市场,也使其在成名之后不断陷入了商标纠纷,市面上出现的大量“李鬼”,“商标”保护已变得刻不容缓。下面,笔者将围绕此次商标纠纷事件,就如何加强商标保护提供几点建议,以供企业参考。

  排“防御”,布“联合”,筑体系

面对大量“李鬼”存在的情况,企业最好的防范方法便是进行商标体系的系统布局,使“李鬼”不能合法出现。所谓系统布局主要涉及跨类别商标注册和近似商标注册等两大方面,即通过注册“防御商标”和“联合商标”来构筑“防护圈”,具体而言:

一、企业可根据自身的业务范围和战略方向等,扩大商标类别,注册防御商标。如江小白酒业与江小白健康之间的商标之争,便是由于不同类别之间的商标使用不构成侵权而导致。因此,企业在注册商标时,应长远考虑,不仅要覆盖现有的业务范围,还要包括未来可能的业务范围、易与现有业务混淆的类别、可能会对企业产生负面影响的类别等,有条件的企业还可以进行全类别注册。如:餐饮企业除了餐饮酒店这一核心类别,还可以对干货油奶、食品调味、水果花木、啤酒饮料等相关类别进行注册;食品企业可以同时注册马桶、农药等商品涉及的类别,避免他人使用同一商标名称而对企业造成不良影响。

二、企业主商标注册后,可以再注册一些名称相似的联合商标。联合商标可以避免出现自己做大的品牌被他人打“擦边球”的情况,同时当企业推出新产品时,直接使用与原有商标具有一定相似性的联合商标,也可以借助老牌子来打开销路。如:“大白兔”同时注册了巨白兔、巨大白兔、太白兔、大黑兔、大花兔、大灰兔、大红兔、金兔、银兔等多个商标;“小米”同时注册了黑米、紫米、红米、大米、小麦、粟米、米粒、米线、米粉等多个商标,其中的“红米”便成为了小米的一个子品牌。

  强监控,重维护,促保护

在商标的日常管理过程中,企业不仅需要做到规范印制与使用,还需要重视外部疑似侵权商标的监控以及商标的更新维护,从而更好地保护自身的商标专用权。

在做好商标注册系统布局的基础上,企业应注意监控近似商标注册和商标未经授权使用情况,从而可以及时采取商标异议、无效宣告、工商举报或侵权诉讼等措施。对于试图合法“傍名牌”的产品,企业可以通过安排专人定期查看国家商标局发布的《商标公告》等方法,一旦发现有与企业注册商标相近似的商标,则可以在公告发布的3个月异议期内提出商标异议,及时“阻止”商标核准。案例中的江小白酒业如果在杨某某申请“江小白”时提出异议,可能就不会再发生后续纠纷。而对于市场上出现的各类假“山寨”产品,企业可以要求各地办事处、销售人员、经销商等对各自销售区域内的侵权行为进行监控,明确报告与处理的机制,并重视消费者反馈,从消费者的举报和投诉中获取侵权线索。

此外,随着企业经营管理的不断变化,企业的注册商标也需要随之更新。一方面,企业登记注册地址是商标局各类文书的法定送达接收地址,若企业名称、地址等发生变更,则应及时到商标局办理相关变更申请,同时,由于商标局以企业注册地址而非实际经营地址为准,企业需要确保各类通知或文书能够被及时转送,以免因错过时效而导致不利后果。另一方面,企业注册的商标都以核准的商品/服务和标志等为限,当经注册的商标类别不足以覆盖企业目前的业务范围时,要及时进行申请注册,即在做好如前所述的前瞻性规划之外,也要做好事中或事后的补充;同时,当企业的logo更新或使用其他关联性名称时,也要注意及时注册,时刻关注注册商标与企业实际经营的匹配度。

  明职责,建档案,夯基础

为实现上述管理设想,为有效执行商标注册、日常监控等工作夯实基础,企业需要明确归口管理部门和人员,并健全相关管理制度。

首先,企业应明确商标管理机构并配备专业的专职或兼职人员,负责制定企业商标发展规划、建立相关绩效评价体系、参与监督和考核其他相关管理机构、与工商部门沟通联络以及负责日常的商标管理工作。对于集团企业而言,可以将商标权收归集团本部所有,再通过签订授权协议等方式许可分子公司使用,避免出现分子公司自行注册商标而母公司不知情的情况。无论企业指定哪个部门负责商标管理,都需要注意把相关职责落实到个人,避免管理职能分散,职责不清。

在此基础上,企业需要注意建立商标档案管理制度。注册商标的有效期为十年,如果企业未建立商标管理台账、有效保管相关资料,在长达十年的时间里,很可能会忘记商标具体的失效时间,导致商标到期未续展而被注销。尤其是随着各种防御商标、联合商标的注册,各个商标的申请时间、申请进度、产品市场等都不同,很可能导致企业商标管理混乱。因此,企业应建立商标管理台账,记录商标申请、注册、续展、失效等情况,并妥善保管商标相关档案,包括但不限于商标设计、申请、变更、许可使用、续展、商标侵权案件、商标使用记录、广告稿、商标标识等。如商标相关影视、报纸、网络、户外等广告宣传资料,商标曾被行政主管机关或司法机关认定为驰名商标并给予保护的文件材料等,在企业申请认定驰名商标时都可以提供有力证据。

【启示】

商标无疑是企业的核心资产之一,尤其是当品牌做大、拥有一定知名度后,如何避免将自己的多年辛苦“拱手于人”,对企业至关重要。为进一步加强商标保护,企业应通过前瞻性的规划布局,以及注册后的更新维护,构建自己的商标体系,既保护企业现有和未来可能有的产品,又防范他人的恶意“抢注”,同时通过对侵权行为的日常监控,主动出击,切实保护品牌形象。同时,明确商标管理相关机构,落实责任,并建立完善的档案管理制度,妥善保管商标设计、申请、注册、续展、使用等各类资料,及时登记相关台账,做好基础工作,确保商标管理和保护有序开展。